Pujar por marcas competidoras en Google Ads: ¿es legal?
La puja de marcas en Google Ads es una técnica cada vez más extendida para la captación de leads que están buscando un determinado servicio en entornos digitales.
Sin embargo, no todas las prácticas relacionadas con Google Ads están permitidas, como así se ha demostrado en la reciente sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Clínicas Ortodoncis frente a Vitaldent. Explicamos a continuación las claves de este caso y por qué Vitaldent ha sido condenada al pago de medio millón de euros de indemnización.
¿Qué motivos llevaron a Clínicas Ortodoncis a demandar a Vitaldent?
Durante el mes de septiembre del año 2012 comenzó a ocurrir lo siguiente: al teclear en el buscador de Google la marca “Clínicas Ortodoncis”, dentro de los resultados aparecían anuncios relacionados con esta clínica, ofreciendo, sin embargo, la siguiente información:
«Clínicas Ortodoncis – Invisible. Confortable. www.clinicasvitaldent.info/VitalDent. Removible Pague hasta en 24 meses. 900866175”.
En este sentido, al clicar ese anuncio se abría un cuadro con una fotografía de Vitaldent, que seguía, no obstante, encabezado con la frase “Clínicas Ortodoncis” y, tanto si se hacía doble click en la fotografía, como en la dirección de la página web www.clinicasvitaldent.info/VitalDent, se abría una nueva página en la que se leía “Vitaldent” y un eslogan publicitario.
El Tribunal determinó que estos resultados no eran “naturales”, sino que Vitaldent contrató con Google como palabra clave la marca “Clínicas Ortodoncis”. Por esta razón, la demanda presentada por Clínicas Ortodoncis se fundamentaba, no solo en la infracción de la marca, sino también en la realización de actos de competencia desleal.
Así las cosas, la sentencia que se dictó en primera instancia declaró que había producido una infracción de la marca “Clínicas Ortodoncis” por Vitaldent mediante el servicio Google Adwords, y se condenó a Vitaldent al pago de una indemnización que ascendía a 555.240,37 euros por la infracción marcaria, y 43.821,40 euros por el daño moral causado.
¿Por qué en este caso Vitaldent ha sido condenada?
La sentencia fue recurrida inicialmente en apelación y la Audiencia Provincial confirmó el hecho de que Vitaldent había usado la marca “Clínicas Ortodoncis” como palabra clave en el sistema Adwords del buscador de Google, así como también se confirmó la procedencia de la indemnización del 1% de la cifra de negocio de Vitaldent.
Ante esta nueva sentencia dictada en segunda instancia, Vitaldent interpuso dos nuevos recursos, manifestando los siguientes motivos:
En primer lugar, que la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sí admite la utilización por terceros de la denominación de una marca registrada en las keywords de Google Adwords, señalando que no se utilizó el signo distintivo de la marca, sino solamente su denominación, y prohibir este acto supondría vulnerar la libre competencia.
No obstante, la Audiencia Provincial desestimó este motivo, ya que los servicios ofertados por Vitaldent eran idénticos a los ofertados por Clínicas Ortodoncis, y el término contratado como adword por Vitaldent coincide con la marca titularidad de la demandante.
Por lo tanto, Vitaldent hizo un uso de la marca no consentido por su titular, para identificar servicios idénticos.
El TJUE ya se había pronunciado en este sentido en el caso Google France y en el caso Interflora, señalando que la publicidad ofertada apenas permitía al internauta determinar si los servicios incluidos en el anuncio procedían del titular de la marca o de una empresa económicamente vinculada a este o si, por el contrario, pertenecían a un tercero.
El segundo motivo aducido por Vitaldent tenía que ver con la indemnización, y ello puesto que Vitaldent se opuso a que se fijase en el 1% de la cifra de negocio total, sino que debía fijarse en el 1% de las ventas obtenidas mediante el uso de la marca “Clínicas Ortodoncis”.
Sin embargo, el Tribunal señaló que para esos casos en que resulta muy difícil la cuantificación del perjuicio económico, se permite al titular de la marca infringida solicitar el 1% de la cifra de negocio obtenida con los servicios identificados con dicha marca.
De acuerdo con lo anterior, en este caso concreto, la cifra de negocio se refiere, no a los servicios facturados a quienes acudieron a Vitaldent como consecuencia del anuncio que constituía la infracción de marca, sino a todos aquellos servicios que ha quedado acreditado que se anunciaban mediante la infracción de marca, sin que proceda distinguir cuáles fueron efectivamente prestados como fruto del anuncio y cuáles no.
Así las cosas, lo cierto es que Vitaldent ha sido condenada por infringir la marca de Clínicas Ortodoncis por utilizar un keyword – marca registrada para denominar servicios completamente idénticos, de manera que no se permitía a los usuarios de Internet distinguir de qué empresa procedían estos servicios, generando así un riesgo de confusión entre los consumidores.
Por tanto, y si bien en principio la puja de keywords de marcas en Google Adwords está permitida, habrá que ser cuidadosos cuando llevemos a cabo esta práctica tan extendida porque no en todos los casos será lícita, y utilizar una marca ajena indebidamente puede suponer graves consecuencias.
Nota del editor: Vitaldent nos ha hecho llegar el siguiente comunicado a través de su agencia de comunicación, pidiendo que publiquemos en referencia a esta noticia: «Fuentes del actual Grupo Vitaldent han señalado que el caso ocurrió en 2012 bajo la antigua dirección de Vitaldent. Apuntan que la actual compañía no está relacionada con este asunto en ningún sentido y que a día de hoy Vitaldent está avalada por una potente firma de inversión de capital y en pleno crecimiento, donde la innovación, la excelencia en la calidad asistencial y la transparencia son sus prioridades.«[…]
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